Coi chừng bị đình chỉ nhãn hiệu ở EU
ThS. Trần Thị Thanh Ngân (*)
(TBKTSG Online) – Ở Liên minh châu Âu (EU), ngoài hệ thống đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trực tiếp ở mỗi quốc gia, còn có nhãn hiệu EU (European Union Trade Mark, viết tắt là EUTM) hình thành từ năm 1996. Khi tham gia thị trường EU, doanh nghiệp cần lưu ý các quy định về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu EUTM, đặc biệt là quy định về đình chỉ nhãn hiệu.
 |
| Doanh nghiệp Việt Nam khi chuẩn bị xâm nhập thị trường EU cần hiểu và xác định rõ loại nhãn hiệu mà mình nên đăng ký, là EUTM hay nhãn hiệu quốc gia/lãnh thổ cụ thể trong EU. Ảnh: Minh Duy |
Nhãn hiệu 3D của Ferrari 250 CGOs bị đình chỉ đối với sản phẩm xe hơi
Ngày 29-5 vừa qua, nhãn hiệu EUTM 3D của dòng xe Ferrari 250 GTOs nổi tiếng xa hoa của nước Ý đã bị Cơ quan sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) tuyên bố sơ thẩm rằng: “chỉ cung cấp đủ chứng cứ cho việc sử dụng thực sự (genuine use) đối với các sản phẩm là xe đồ chơi, mô hình xe thu nhỏ. Do đó, nhãn hiệu Ferrari 250 GTOs chỉ được giữ lại ở các sản phẩm xe đồ chơi, mô hình. Còn tất cả các sản phẩm khác bao gồm cả xe hơi đều bị tuyên bố đình chỉ nhãn hiệu”.
Mặc dù Ferrari vẫn còn cơ hội với quyền khiếu nại của mình. Tuy nhiên, phán quyết trên cho thấy nghĩa vụ sử dụng thực sự nhãn hiệu trên thực tế là điều kiện bắt buộc mà chủ sở hữu EUTM muốn tiếp tục bảo hộ nhãn hiệu của mình ở EU, trừ khi có lý do chính đáng cho việc không sử dụng được.
Quy định về sử dụng thực sự trong EVFTA
Một trong những quy định về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) là việc đình chỉ nhãn hiệu đã đăng ký tại điều 12.22. Theo đó, nhãn hiệu sẽ bị đình chỉ “nếu trong vòng năm năm liên tục trước khi có yêu cầu đình chỉ, nhãn hiệu đó không được chủ sở hữu hoặc bên nhận chuyển giao quyền sở hữu đưa vào sử dụng một cách thực sự tại lãnh thổ tương ứng cho hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu đã được đăng ký mà không có lý do chính đáng”.
Điều này tương đồng với quy định về căn cứ đình chỉ nhãn hiệu (grounds for revocation) quy định tại Article 8 (1) (a) EU TM Regulation 2017/1001 của luật nhãn hiệu EU và luật Việt Nam được biết đến với khái niệm “chấm dứt” hiệu lực văn bằng bảo hộ quy định tại điểm d, khoản 1, điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019).
Như vậy, vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm khi đăng ký bảo hộ EUTM không chỉ là việc làm sao để nhãn hiệu của mình được chấp nhận bảo hộ ở EU – đồng nghĩa với việc được bảo hộ cả ở 28 nước trong liên minh (sẽ là 27 khi Anh hoàn tất quá trình chuyển giao rời EU vào 31-12-2020) – mà còn là việc sử dụng nhãn hiệu này như thế nào trên thực tế để đáp ứng yêu cầu về sử dụng thực sự ở EU, tránh trường hợp bị đình chỉ nhãn hiệu.
Vậy thế nào là sử dụng thực sự? Mục chú thích số 55 của EVFTA đã làm rõ: “Sử dụng thực sự là việc sử dụng trên thực tế vì mục đích kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan để đạt được lợi thế thương mại. Một cách tổng quát, sử dụng thực sự là việc bán trên thực tế và phải có hành động bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trong thời gian theo quy định. Việc sử dụng trong quảng cáo có thể được coi là sử dụng thực sự. Tuy nhiên, các bước chuẩn bị đơn thuần không được coi là đã sử dụng thực sự một nhãn hiệu. Sử dụng thực sự trái ngược với việc sử dụng trên danh nghĩa hay giả vờ sử dụng chỉ để duy trì nhãn hiệu trong đăng bạ”.
Như vậy, với chú thích này, doanh nghiệp có thể hiểu rằng chỉ cần có hoạt động mua bán hàng hóa hay dịch vụ trên thực tế là đã có thể đáp ứng về yêu cầu sử dụng thực sự. Hay thậm chí các hoạt động quảng cáo được thực hiện có liên quan đến các hàng hóa, dịch vụ đó của doanh nghiệp cũng có thể đáp ứng được yêu cầu này.
Tuy nhiên, chú thích này chưa quy định rõ “liều lượng” sử dụng hay quảng cáo bao nhiêu là đúng theo quy định. Liệu việc sử dụng hoặc quảng cáo được thực hiện chỉ ở một nước thuộc EU thì có đáp ứng được yêu cầu này? Bởi trên thực tế, có nhiều vụ việc xảy ra liên quan đến khái niệm sử dụng thực sự EUTM ở EU với nhiều cách giải thích khác nhau.
Các phán quyết liên quan đến sử dụng thực sự
Trong khi EUIPO trước đây luôn cho rằng việc sử dụng nhãn hiệu gắn liền với hàng hóa – dịch vụ được sử dụng trong một nước là có thể đáp ứng yêu cầu sử dụng thực sự giúp EUTM tiếp tục được bảo hộ. Tuy nhiên, trong vụ Leno Merken BV v Hagelkruis Beheer BV (C-149/11) [2013] EUTMR 16, Leno đã phản đối việc đăng ký của Hagelkruis đối với nhãn hiệu OMEL do nhãn hiệu ONEL của Leno đã được đăng ký trước. Đáp trả, Hagelkruis đã nộp đơn đình chỉ nhãn hiệu ONEL căn cứ vào việc không đáp ứng yêu cầu sử dụng thực sự ở EU của nhãn hiệu này.
Tòa công bằng của EU (The European Court of Justice) đã phải cân nhắc liệu việc Leno chỉ sử dụng nhãn hiệu ONEL của mình tại Hà Lan trong vòng năm năm từ lúc được bảo hộ có được xem là Leno sử dụng thực sự nhãn hiệu ONEL trong cả EU hay không. Câu trả lời là không, dù tòa cho rằng mình không xem việc sử dụng ở nhiều lãnh thổ là yếu tố quyết định việc thực sự sử dụng EUTM ở EU hay không, mà việc sử dụng thực sự phụ thuộc vào “những đặc điểm của hàng hóa hoặc dịch vụ gắn liền với thị trường liên quan”.
Hay trong vụ Sofa Workshop Limited v. Sofaworks Limited [2015] EWHC 1773 (IPEC), tòa cũng cho rằng căn cứ vào các chứng cứ, việc sử dụng nhãn hiệu Sofa Workshop ở Anh trong tình huống này không được xem là sử dụng thực sự trong cả EU. Mà sử dụng thực sự cần được hiểu là “khi nhãn hiệu thể hiện đúng mục tiêu của nó thực sự tạo ra đủ thị phần trong thị trường (tức khai thác thương mại thực sự)” mà cụ thể trong trường hợp này là EU.
Cùng chung cảnh ngộ, theo phán quyết của tòa EU ngày 6-10-2017, nhãn hiệu SILENTE PORTE & PORTE cũng đã bị đình chỉ do không thỏa mãn các điều kiện về việc sử dụng thực sự ở EU, khi mà chủ sở hữu nhãn hiệu cung cấp bằng chứng sử dụng chỉ ở nước Ý .
Bài học cho doanh nghiệp Việt Nam
Như vậy, phạm vi lãnh thổ sử dụng chỉ là một trong nhiều yếu tố được cân nhắc khi quyết định nhãn hiệu có thực sự sử dụng ở EU hay không. Bởi tòa án sẽ đánh giá “tất cả các chứng cứ và hoàn cảnh liên quan bao gồm đặc điểm của thị trường, bản chất của hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu được bảo hộ, vùng lãnh thổ và mức độ sử dụng, cũng như tần xuất và sự thường xuyên” để quyết định. Cách tiếp cận này của tòa là hợp lý để loại bỏ sự thua thiệt trong việc sử dụng nhãn hiệu chỉ trong một nước có thể xem là sử dụng thực sự trong EU, khi mà các nước rất khác nhau về mặt diện tích và dân số.
Vẫn còn nhiều tranh cãi trong việc liệu sử dụng xuyên lãnh thổ có cần thiết khi đánh giá về sử dụng thực sự EUTM. Tuy nhiên, rõ ràng việc sử dụng xuyên lãnh thổ vẫn luôn được cân nhắc là một trong những yếu tố quan trọng trong việc quyết định về sử dụng thực sự EUTM ở EU.
Như vậy, điều thứ nhất doanh nghiệp Việt Nam cần làm khi chuẩn bị thâm nhập vào thị trường EU là cần hiểu và xác định rõ loại nhãn hiệu mà mình nên đăng ký, đó là EUTM hay nhãn hiệu quốc gia – vùng lãnh thổ cụ thể trong EU.
Trong trường hợp đã có EUTM, nhưng không tự tin về việc cung cấp bằng chứng sử dụng thực sự EUTM ở toàn EU, doanh nghiệp nên cân nhắc việc đăng ký bổ sung những vùng lãnh thổ – quốc gia chính mà mình cần. Bằng chứng sử dụng thực sự đóng vai trò quan trọng để hạn chế bị đình chỉ do việc không sử dụng nhãn hiệu. Doanh nghiệp cần tránh tình huống mất công đăng ký, nhưng không sử dụng sẽ bị đình chỉ gây lãng phí thời gian và tiền bạc.
Thứ hai, việc chứng minh sử dụng thực sự EUTM thường phải đáp ứng cả yêu cầu lãnh thổ và những đặc điểm khác của thị trường mà hàng hóa gắn nhãn hiệu. Do đó, việc đánh giá bằng chứng sử dụng thực sự của EUIPO yêu cầu rất cụ thể và chi tiết như thời gian, địa điểm, phạm vi và bản chất của hành vi sử dụng.
Doanh nghiệp cần nghiêm túc trong công tác lưu giữ các chứng cứ (như hóa đơn, hình ảnh sản phẩm, mẫu bao bì, danh mục giá, tờ rơi, các quảng cáo trên các phương tiện báo chí…) của việc sử dụng nhãn hiệu trên thực tế để đề phòng trước sự tấn công của các đối thủ khi sử dụng chiêu thức đình chỉ nhãn hiệu do việc không sử dụng.
(*) Đại học Công nghệ Queensland, Úc
